Open innovation, i contratti con le startup: criticità e opportunità | Economyup

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Open innovation, i contratti con le startup: criticità e opportunità



Venerdì 27 l’Osservatorio Digital Transformation Academy/Startup Hi-tech del Politecnico di Milano organizza un webinar sulla gestione della proprietà intellettuale nei contratti con le startup. Ecco le cose che un’azienda deve sapere e prevedere, dai pro e i contro ai rischi di inadempienza o fallimento della star

di Margherita Masseroni, Daniel Serafini

23 Set 2019


venerdì 27 settembre l’Osservatorio Digital Transformation Academy-Startup Hi-tech del Politecnico di Milano organizza il  webinar “Startup, Innovazione e proprietà intellettuale: elementi normativi da conoscere, che prende in considerazione anche le modalità con cui gestire i contratti con le startup, tema di notevole attualità visto che sono sempre più frequenti le occasioni di incontro tra imprese e startup, che spesso si concretizzano in collaborazioni e partnership.

Ma una startup non può essere considerata e valutata come un partner abituale, neanche nel momento in cui si contrattualizza la relazione di business. Ecco le basi per cominciare nel modo giusto.

Le startup innovative. Secondo il MISE si tratta di “imprese di nuova costituzione che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, indipendentemente dal tipo di settore: la normativa è aperta a tutto il mondo produttivo, dal digitale alla manifattura, dal commercio all’agricoltura”. In particolare, il D.L. n.179/2012 la definisce come una “…società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.

I requisiti di una startup innovativa L’innovazione non riguarda solo il tipo di attività ma anche altri profili: deve essere costituita da meno di 5 anni, avere sede principale o produttiva o una filiale in Italia; il valore annuo della produzione deve essere inferiore a 5 milioni di Euro e non deve distribuire utili. Il contenuto innovativo dell’impresa, infine, è identificato con il possesso di almeno uno di tali criteri: una parte dei ricavi deve essere ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; la forza lavoro complessiva è costituita in gran parte da profili accademici; l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

I diversi tipi di contratti con le startup

I rapporti contrattuali più frequenti che vedono la startup nella veste di fornitore, possono individuarsi in tre categorie: la vendita, l’appalto (d’opera o servizi) e la licenza d’uso. I primi due tipi di contratto sono espressamente disciplinati dal codice civile, dove è prevista una chiara definizione dei contratti, nonché delle obbligazioni in capo alle parti. Al contrario, il contratto di licenza d’uso è un contratto cosiddetto “atipico” perché non espressamente disciplinato dalla legge e ricorre frequentemente per le attività di sfruttamento di un diritto d’uso di un software.

Lavorare con una startup innovativa: pro e contro

La startup ha spesso una scarsa capacità economico finanziaria; tuttavia, per essa, oltre alla insita capacità di attrarre investitori, sono previste ampie possibilità di accesso a finanziamenti o fondi istituzionali. Inoltre, una nuova realtà imprenditoriale potrebbe avere un’esperienza limitata e un’organizzazione delle proprie risorse ancora “embrionale”, bilanciata però da un’elevata qualificazione accademica, oltre che da una connaturata flessibilità nei ruoli, tale da consentire un rapporto diretto con i titolari della società. Infine, una startup potrebbe non conoscere compiutamente le esigenze del suo mercato di riferimento, però per le sue intrinseche caratteristiche avrà sempre un approccio innovativo, orientato al problem solving e una maggior tendenza a customizzare la sua prestazione rispetto alle esigenze del cliente.

Contratti con le startup: che cosa prendere in considerazione

Sul piano soggettivo è necessario valorizzare l’idoneità professionale e le capacità tecniche del fornitore, dando minore importanza alla sua capacità economico finanziaria. In altre parole, è necessario valorizzare le qualità e le competenze personali degli imprenditori. Sul piano oggettivo, è opportuno vagliare tutta la documentazione utile per valutare la serietà dell’offerta presentata dalla startup.

Come disciplinare in modo efficace i rapporti contrattuali con la startup

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In considerazione delle caratteristiche di queste tipo di Società, non è opportuno pretendere previsioni contrattuali eccessivamente squilibrate sul piano della tutela, che potrebbero tradursi in “lettera morta” per via delle limitate capacità del fornitore. Piuttosto, sarebbe più opportuno disciplinare le singole fasi della prestazione, in modo da ridurre il proprio rischio economico.

Dal canto loro le startup possono vantare rilevanti asset sul piano dei diritti della proprietà intellettuale. Sotto questo profilo possiamo distinguere i diritti d’autore e la proprietà industriale. La tutela dei primi ricorre in particolare modo per quelle startup che si occupano dello sviluppo di software, che sono considerati al pari delle “opere letterarie”. Sul punto, è importante valutare tutte le forme di tutela preventiva in favore del cliente, tra le quali emergono i cosiddetti contratti di “source code escrow”.

Con riguardo alla tutela della proprietà industriale, oltre ai profili relativi al fornitore/startup, è fondamentale considerare gli aspetti che riguardano il cliente: infatti anche egli è titolare di dati, sia “grezzi” (che abbia inserito nel software), sia “elaborati” dall’applicativo sviluppato dalla startup.

Che cosa fare se la  startup è inadempiente

Per favorire la migliore esecuzione dei contratti con le startup, è preferibile prevedere dei margini di tolleranza rispetto al non esatto adempimento. Infatti, è necessario ponderare sempre l’opportunità di aprire un contenzioso con la startup e preferire una soluzione bonaria delle controversie; una soluzione giudiziale, potrebbe risultare controproducente in ragione della vulnerabilità economica e finanziaria della Società.

Che cosa fare se la startup cessa l’attività

Per la startup innovativa valgono le ordinarie regole relative alla crisi d’impresa. Pertanto, si dovrà tenere conto di tutti gli asset rilevanti al fine di soddisfare i creditori, compresi i beni immateriali.

Appare chiaro dunque che nella contrattualizzazione con una startup non possono seguirsi gli stessi criteri valutativi e di selezione che si avrebbero con altri partner. Nonostante i suoi limiti la startup è un comunque un partner in grado di fornire un valore aggiunto: bisogna solo essere in grado di individuarlo correttamente.

Margherita Masseroni

Consultant presso P4I – Partners4Innovations

Daniel Serafini

Legal Consultant presso P4I – Partners4Innovations